Apart verweer in oppositieprocedure
Het Riu Hotels uit Spanje is eigenaar van diverse Uniemerken RIU. Riu Hotels maakte bezwaar tegen de aanvraag van het Beneluxmerk RIO CLUB van Dancing Rio N.V. uit België. Dancing Rio N.V. komt met een verrassend verweer, namelijk dat RIO CLUB sinds 1913 bestaat dus ver voor de registratiedatum van de Uniemerken RIU.
Merkregistratie
Riu Hotels heeft een Europese merkregistratie / Uniemerk voor het woordmerk RIU en het woord/beeldmerk RIU sinds 1999 voor o.a. de diensten ontspanning en restauratie. Dancing Rio heeft een aanvraag verricht voor o.a. de diensten organiseren van dansavonden en van een café-restaurant. Riu hotels is van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar en heeft oppositie ingediend bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (BBIE) tegen het Beneluxmerk RIO CLUB.
Argumenten Riu Hotels
Volgens Riu Hotels is het element RIU het dominante en onderscheidende element van het ingeroepen woord-/beeldmerk RIU. Van het Beneluxmerk RIO CLUB van Dancing Rio moet het element RIO als het dominante en onderscheidende bestanddeel worden aangemerkt, aangezien het element CLUB geen onderscheidend vermogen heeft. Visueel zijn de merken overeenstemmend, auditief in sterke mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde volgens opposant. Riu Hotels beweert tevens dat er sprake is van een sterker onderscheidend vermogen van het Uniemerk RIU vanwege het uitgebreide gebruik dat van het merk RIU gemaakt is. Ter ondersteuning van deze stelling dient Riu Hotels een print van een overzicht van de website waarop het aantal Riu hotels wereldwijd vermeld staan en een print van de pagina van de website waarop de historie van de Riu hotels wordt beschreven.
Argumenten Rio Club
Dancing Rio komt met zijn verweer en ontkent de visuele en auditieve overeenstemming. In het bijzonder meldt Dancing Rio dat dancing/danscafé RIO in 1913 werd geopend in Mechelen en dat in 1986 werd gestart met de naam RIO CLUB. Volgens Dancing Rio kan RIO CLUB, op basis van Benelux wetgeving en de overgangsmaatregelen bij de invoering van dienstmerken op 1 januari 1987, genieten van de rechten op een niet gedeponeerd dienstmerk. Het gebruik van de naam RIO CLUB dateert dus al van voor het gebruik van de benaming RIU, aldus Dancing Rio.
Conclusie van BBIE
Visueel en auditief
Hoewel de eerste twee letters van RIU en RIO identiek zijn. De Uniemerken RIU zullen worden uitgesproken als RIE-JOE of RIE-JUU en het Beneluxmerk RIO CLUB zal als RIE-JOO CLUB worden uitgesproken.
Het geldt dat, hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk, hier sprake is van korte merken, waardoor de verschillen eerder in het oog springen. De merken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.
Begripsmatige vergelijking
In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk van de merken niet overeenstemmend is.
Overige factoren
Volgens Dancing Rio kan het Beneluxmerk RIO CLUB, op basis van Benelux wetgeving en de overgangsmaatregelen voorzien bij de invoering van dienstmerken op 1 januari 1987, genieten van de rechten op een niet gedeponeerd dienstmerk. Het gebruik van de benaming RIO CLUB dateert dus al van voor het gebruik van de benaming RIU. Ten eerste wijst het BBIE erop dat er werd voorzien in een overgangsregeling in artikel 40A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken: Een ieder die op de datum van het in werking treden van het Protocol, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, in het Benelux gebied gebruik maakt van een dienstmerk en binnen een termijn van een jaar, te rekenen van die datum, een Benelux depot van dat merk verricht, wordt voor de beoordeling van de rangorde daarvan geacht dit depot op genoemde datum te hebben. Een dergelijk overgangsdepot werd blijkens het register niet verricht. Bovendien kan het bestaan van een ouder merkrecht van Dancing Rio in een oppositieprocedure geen rol spelen. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen.
De oppositie is het in voordeel van Dancing Rio toegewezen, het BBIE komt tot de conclusie dat de totaalindruk van de merken RIU en RIO CLUB niet overeenstemmend zijn, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.
Als er in 1987 geen overgangsdepot is verricht voor een dienstmerk dan is het belangrijk dat alsnog te doen. Men kan immers geen beroep doen op een niet bestaand recht. Het is dan ook bijzonder dat de adviseurs van Dancing Rio dit argument hebben aangevoerd.
