Oranje gekleurde merkaanvraag
Aanvraag SIMPLY ORANGECELLO bij het Amerikaanse Merkenbureau
John Brack heeft op 11 juli 2015 een merkaanvraag ingediend van het woordmerk SIMPLY ORANGECELLO bij het Amerikaanse Merkenbureau (hierna USPTO), voor alcoholische dranken in het bijzonder oranje gekleurde likeur (sinaasappel- likeur). John Brack heeft in 2011 een eerdere poging gedaan het merk SIMPLY ORANGECELLO te registreren. Echter, omdat het USPTO merken beoordeeld op relatieve gronden (of de aanvraag identiek / overeenstemmend is aan oudere merken), werd het merk SIMPLY ORANGECELLO geweigerd op basis van het overeenstemmende oudere merk CARAVELLA ORANGECELLO van Barton Brands, Ltd, dat ook voor oranje gekleurde likeur is geregistreerd. Helaas voor John Brack werd zijn aanvraag van het woordmerk SIMPLY ORANGECELLO van 11 juli 2015 opnieuw geweigerd, wederom daar het overeenstemming vertoont met het oudere merk CARAVELLA ORANGECELLO.
Overeenstemming tussen de merken SIMPLY ORANGECELLO en CARAVELLA ORANGECELLO
De onderzoeker van het USPTO is van mening dat het eerste bestanddeel van de merken SIMPLY ORANGECELLO en CARAVELLA ORANGECELLO niet overeenstemmend zijn. Omdat CARAVELLA een achternaam is en SIMPLY wordt gezien als een suggestieve aanduiding in combinatie met een ander merk bestanddeel. De onderzoeker van het USPTO is van mening dat de tweede bestanddelen ORANGECELLO identiek zijn. Tevens zijn de waren van de merken SIMPLY ORANGECELLO en CARAVELLA ORANGECELLO identiek alsmede de verkoopkanalen.
De onderzoeker is daarom van mening dat het merk SIMPLY ORANGECELLO geweigerd dient te worden op relatieve gronden.
John Brack heeft tegen de weigering van het merk CARAVELLA ORANGECELLO beroep aangetekend en bestrijdt de argumentatie van het USPTO. John Brack betoogde echter dat er veel meer merken zijn met ORANGECELLO voor oranje gekleurde dranken, daarnaast is ORANGECELLO een algemeen gebruikte term.
Oordeel Trademark trial and Appeal Board, de merken SIMPLY ORANGECELLO en CARAVELLA ORANGECELLO verschillen
De Trademark trial and Appeal Board van het USPTO (hierna TTAB), zo blijkt ook uit de jurisprudentie, is van mening dat de merken in hun totaliteit vergeleken moeten worden en niet in afzonderlijke delen. De TTAB is van mening dat de merken SIMPLY ORANGECELLO en CARAVELLA ORANGECELLO in zijn totaliteit sterk verschillen in uiterlijk, klank en betekenis. SIMPLY ORANGECELLO is een eenvoudig merk voor sinaasappellikeur, terwijl CARAVELLA iets anders impliceert namelijk dat het een sinaasappellikeur is van CARAVELLA. Dat beide merken een eerst onderscheidend merkbestanddeel hebben doet de gelijkenis met het tweede bestanddeel Orangecello verminderen. Bovendien onthoudt de consument meestal het eerste bestanddeel van een merk. De TTAB besluit dat er meer punten van ongelijkheid zijn dan van gelijkheid en dat beide merken naast elkaar kunnen bestaan. Het beroep is toegewezen in voordeel van John Brack en het merk SIMPLY ORANGECELLO is ingeschreven als merk.
