HSBC: merk kwijt door het niet te gebruiken

Het gebruiken van je merk binnen de daarvoor door de wet gestelde termijn van 5 jaar is belangrijk, anders gaat je merkrecht verloren. Het bewaren van bewijsstukken zoals catalogi, nota’s en advertenties voorzien van een datum kunnen dat bewijs ondersteunen. Heb je dat niet of onvoldoende dan raak je je merkrecht kwijt. Dat overkwam de Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC) met haar merk HAMILTON. Het merk HAMILTON werd geregistreerd in 1992, voor de diensten in klasse 36, waaronder verzekeringen en beleggingen en pensioenen.

Gebruiksonderzoek

In april 2011 nam Hamilton Insurance contact op met HSBC over de intrekking van het merk HAMILTON op grond van ‘niet gebruik’. Uiteraard had Hamilton Insurance een gebruiksonderzoek laten verrichten voor het merk HAMILTON van HSBC. Hamilton Insurance heeft vervolgens de intrekking van het merk van HSBC bij het merkenbureau in het Verenigd Koninkrijk gevorderd.

Getuigenverklaring als bewijs voor gebruik merk

HSBC verklaarde dat haar merk wel was gebruikt voor de relevante diensten binnen de door de wet gestelde termijn van onafgebroken gebruik gedurende de laatste 5 jaar. In deze zaak gaat het om de periode van april 2011 tot april 2016. Een senior productmanager van HSBC overlegde een getuigenverklaring als bewijsmateriaal voor het gebruik. Het merk HAMILTON was gebruikt door de HFC Bank een onderdeel van de HSBC bank. Toen de HFC bank werd gesloten in 2013 ging het merk over naar de HSBC bank. De klanten van de HFC Bank kregen daarop een brief met de informatie dat de HSBC bank de activiteiten, rekeningen en andere bancaire diensten overnam. In de brief kwamen de diensten waarvoor het merk HAMILTON was geregistreerd niet voor.

Oordeel: gebrek aan bewijs dus doorhaling merk

Hamilton Insurance was van mening dat dit onvoldoende bewijs van gebruik was. Als het merk HAMILTON voor financiële diensten werd gebruikt, dan zou het niet onrealistisch zijn te verwachten dat er wel degelijk voldoende bewijsmateriaal zou zijn om gebruik aan te tonen. Het merkenbureau in het Verenigd Koninkrijk was dezelfde mening toegedaan. Er had meer gedetailleerd en overtuigend bewijs moeten worden overlegd. Het merkenbureau in het Verenigd Koninkrijk oordeelde dat vanwege het gebrek aan bewijs het merk doorgehaald kon worden. HSBC moest ook nog 1.500 Engelse Pond betalen.

Hamilton Insurance kan nu het merk HAMILTON voor financiële diensten gebruiken.