Eén van de grootste vermogensbeheerder ter wereld, het in Zwitserland gevestigde UBS Group, heeft na een oppositie door Wealthkernel haar aanvraag van het merk UBS SMARTWEALTH moeten beperken.
Wealthkernel is houder van twee merkregistraties in het Verenigd Koninkrijk te weten WEALTHSMART en WEALTH SMART voor financiële diensten (“Investment by electronic means; investment advisory services; investment brokerage; investment fund services; investment management services; investment; investment advice.”). De registraties dateren van 12 oktober 2015. Het bedrijf werd in 2015 uitgeroepen tot Best Global Private Bank en Best Global Wealth Manager. Wealthkernel stelt in de oppositie dat de merken overeenstemmen met het merk van UBS Group. Ook zijn de diensten identiek dan wel sterk gelijkend. Wealthkernel verwacht dat er verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Wealthkernel heeft bovendien de oudste rechten.
UBS Group heeft in 2016 de aanvraag van UBS SMARTWEALTH ingediend via een Internationale registratie. Hierbij werd de prioriteit ingeroepen van de Zwitserse basisregistratie van 26 oktober 2015. Een prioriteit inroepen betekent dat de Internationale registratie werkt tot de indieningsdatum van de nationale merkregistratie, in dit geval de Zwitserse merkregistratie. De dienstenomschrijving van de merkregistratie van UBS SMARTWEALTH is vrij ruim maar overlapt die van Wealthkernel.
UBS stelt daar tegenover dat UBS een bekend merk is en dat om die reden de kans op verwarring klein zal zijn. De bank bestaat 20 jaar en doet zaken in meer dan 50 landen en behoort tot de top 150 grootste banken ter wereld. Daarnaast is Smartwealth een bedachte term voor een online dienst.
Bij een oppositie wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming alsmede naar de gelijkenis van waren en diensten.
Ondanks de 3 letters UBS voorafgaand aan UBS SMARTWEALTH is het merkenbureau in het Verenigd Koninkrijk van mening dat, mede gelet op de lengte van het bestanddeel Smartwealth, de merken UBS SMARTWEALTH en WEALTHSMART gelijkend zijn. SMARTWEALTH en WEALTHSMART bevatten hetzelfde aantal letters. De letters UBS maken de visuele gelijkenis van de merken iets minder groot maar ze zijn toch zeker visueel gelijkend.
Auditief zijn de merken ook overeenstemmend, maar mede door de letters UBS, iets minder sterk gelijkend.
Begripsmatig zijn UBS SMARTWEALTH en WEALTHSMART wel sterk gelijkend.
Rekening houdend met alle relevante factoren is het merkenbureau in het Verenigd Koninkrijk van mening dat de kans op verwarring aanwezig is voor de identieke diensten. Het bestanddeel UBS is onvoldoende om de diensten te onderscheiden. Verwarring is mogelijk. De diensten “services of a custodian bank” zijn daarentegen niet verwarring wekkend omdat die geen relatie hebben tot het merk van Wealthkernel. Voor die diensten wordt het merk wel ingeschreven.
Heb je vragen over opposities of andere merkzaken? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.
Dit artikel is geschreven op basis van actuele nieuwsbronnen en openbare stukken/uitspraken van de rechter.
Lees verder
Lees verder